Intellectuele eigendom beschermen in China: merk, NNN-contract, douane

Laten produceren in China betekent dat u een derde uw tekeningen, monsters en logo toevertrouwt. Uw intellectuele eigendom (IE) — merken, tekeningen en modellen, knowhow — ligt dus al vanaf de eerste prijsaanvraag bloot.

IE-rechten zijn echter territoriaal: een merk van de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten heeft in China geen enkel effect. Hieronder staan de beschermingen die u moet regelen, in de volgorde waarin ze van pas komen. De juridische termen worden in de tekst uitgelegd; voor de afkortingen uit de internationale handel verwijzen we naar onze importglossarium.

Waarom China anders is: de regel van de eerste deposant

China hanteert een zogeheten first-to-file-systeem: het recht op een merk ontstaat door de registratie, en de eerste deposant krijgt het. De Amerikaanse International Trade Administration (ITA) vat het risico samen: te kwader trouw handelende deposanten kunnen de rechtmatige houder voor zijn, om hem het merk daarna terug te verkopen of van zijn reputatie te profiteren.

Het gevaar geldt niet alleen voor merken die in China verkopen. De China IP SME Helpdesk, een door de EU gefinancierde informatiedienst voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), wijst erop dat een deponering te kwader trouw ertoe kan leiden dat de Chinese douane uw eigen producten bij uitvoer in beslag neemt. De Chinese wet richt zich bovendien uitdrukkelijk op het geval waarin een agent of vertegenwoordiger het merk van zijn partner deponeert.

De rechtsmiddelen zijn langdurig en onzeker: de oppositie (een merkaanvraag betwisten binnen de korte termijn na publicatie), de nietigheid (een al geregistreerd merk laten annuleren) of een onderhandse overname. De Helpdesk adviseert daarom uw IE-strategie minstens een jaar voordat u met China gaat werken op te bouwen, ook als u er alleen laat produceren, en te deponeren vóór beurzen, ontmoetingen met partners, fabrieksbezoeken of onlineverkoop.

Uw merk in China deponeren: vier reflexen

1. De juiste klassen en subklassen dekken

Producten en diensten zijn verdeeld over 45 klassen, genummerde categorieën uit de internationale classificatie van Nice. China deelt elke klasse bovendien op in subklassen, en producten binnen dezelfde subklasse worden doorgaans als soortgelijk beschouwd. Een subklasse vergeten betekent dat u een derde daar een identiek merk laat registreren.

De Helpdesk adviseert elke relevante subklasse te dekken, ook voor producten die aan uw gamma verwant zijn. Blijf wel gebonden aan een werkelijke of geplande activiteit: de huidige wet verwerpt al deposito's te kwader trouw zonder gebruiksintentie, en de herziene wet, van toepassing op 1 januari 2027, richt zich op deposito's zonder gebruiksintentie die de normale behoeften van de onderneming duidelijk te boven gaan.

2. Een naam in Chinese karakters deponeren

Een merk in Latijnse letters beschermt niet tegen het equivalent in Chinese karakters: dat zijn twee afzonderlijke deponeringen. Als u geen Chinese naam kiest, doet de markt of een concurrent het voor u.

Er bestaan drie methoden:

• letterlijke vertaling van de betekenis, als het merk iets betekent;
• fonetische transcriptie, met karakters die klinken als het merk;
• een combinatie van beide, idealiter een naam die goed klinkt en een positieve betekenis heeft.

Laat de naam valideren door moedertaalsprekers: de klank, de toon en zelfs het uiterlijk van de karakters tellen mee.

3. Via een Chinees merkenbureau werken

Een buitenlandse deposant zonder woonplaats of vestiging in China moet via een lokaal merkenbureau werken, en de aanvraag wordt in het Chinees opgesteld. Vraag het bureau het bewijs van zijn aanmelding bij de CNIPA: de herziene wet, van toepassing op 1 januari 2027, maakt daar een verplichting van waarop boetes staan.

Wees tot slot op uw hoede voor ongevraagde e-mails die u tot actie aanzetten: volgens de Helpdesk benaderen de Chinese autoriteiten ondernemingen nooit ongevraagd.

4. Kiezen tussen directe deponering en Madrid-aanwijzing

Er zijn twee wegen: directe deponering bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration), of uitbreiding van een bestaand merk via het Madrid-systeem, beheerd door de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO). In het tweede geval “wijst” u China aan in een internationale aanvraag op basis van uw oorspronkelijke merk, het zogeheten basismerk.

De twee wegen zijn te combineren: uw bureau vertelt u welke het beste past bij elk onderdeel van het portfolio.

Looptijd, kosten en gebruik van een Chinees merk

Een Chinees merk is 10 jaar geldig en kan onbeperkt worden verlengd met perioden van 10 jaar.

Het Helpdesk-fiche uit 2022 vermeldt een officiële taks van 300 RMB (renminbi, of yuan) per klasse voor 10 producten, plus 30 RMB per extra product, en een totale kost van 500 tot 700 € (≈ US$ 560 tot US$ 780) en meer per aanvraag, inclusief honoraria van het agentschap. Eén aanvraag kan meerdere klassen dekken, maar de taks blijft per klasse verschuldigd. Het tarief kan gewijzigd zijn en verschilt naargelang de indieningswijze, papier of elektronisch: laat het geldende bedrag bevestigen door uw agentschap.

Een merk dat drie opeenvolgende jaren niet wordt gebruikt, kan op verzoek van een derde worden vernietigd: dat is de vernietiging wegens niet-gebruik. Bewaar uw bewijzen van gebruik en vraag uw raadsman wat in uw geval als gebruik geldt, met name als u in China uitsluitend voor de export produceert.

Hongkong en Macau: aparte rechtsgebieden

De WIPO preciseert het: tot op heden dekt de bescherming die via het Madrid-systeem voor China wordt verkregen noch Hongkong noch Macau, en een rechtstreeks depot bij de CNIPA evenmin. Hongkong heeft zijn eigen merkenregister, beheerd door zijn IP-bureau, het Intellectual Property Department (IPD), volgens zijn eigen verordening (Cap. 559). Het Britse IP-bureau (UKIPO) herinnert er eveneens aan dat zijn advies over China alleen voor het vasteland geldt.

Een depot in Hongkong bespreekt u met uw raadsman zodra uw producten daar worden doorgevoerd, verkocht of gefactureerd door een lokale vennootschap. De officiële taks bedraagt 2 000 HK$ (Hongkong-dollar) voor één klasse, en daarna 1 000 HK$ per extra klasse.

Design beschermen: het modelrecht

In China wordt het uiterlijk van een product (vorm, motieven, kleuren) beschermd door een modelrecht (design patent). Anders dan in de EU en het Verenigd Koninkrijk beschermt China niet-geregistreerde modellen niet: zonder depot geen recht op het model, tenzij u zich op het auteursrecht beroept.

• Looptijd: 15 jaar voor aanvragen ingediend sinds 1 juni 2021 (10 jaar daarvoor), zonder vernieuwing.
• Absolute nieuwheid: het model mag nergens ter wereld zijn openbaar gemaakt vóór het depot.
• Prioriteit: na een eerste depot in een land dat lid is van het Verdrag van Parijs (het geval voor de landen van de EU, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada) hebt u 6 maanden om in China te deponeren met behoud van die datum.
• Gratieperiode: 6 maanden, alleen in beperkte gevallen, zoals een eerste presentatie op een internationale tentoonstelling die door de Chinese overheid wordt georganiseerd of erkend.
• Deelmodellen (een handgreep, een grafische interface alleen) zijn beschermbaar sinds juni 2021; grafische interfaces waren dat al sinds 2014, maar samen met het product.
• Internationaal depot mogelijk sinds de toetreding van China tot de Akte van Den Haag, in mei 2022.

Afgeleverd na een louter vormelijk onderzoek, zonder nieuwheidsonderzoek, wordt het octrooi doorgaans in minder dan een jaar verkregen. Keerzijde van de medaille: een derde die vóór u deponeert, kan een octrooi op uw model verkrijgen, dat u vervolgens moet betwisten. Vervult de vorm een technische functie, bestudeer dan eerder het gebruiksmodel, een vereenvoudigd octrooi dat de vorm of de technische structuur van een product beschermt, geldig gedurende 10 jaar.

In de praktijk: deponeer elk sleutelmodel voordat u het toont, op een beurs of online, of binnen de 6 maanden na een eerste depot in het buitenland.

Het NNN-contract: waarom een westerse NDA niet volstaat

Een NDA verbiedt de openbaarmaking van uw informatie. Maar bij een fabriek ligt het grootste risico elders: dat ze uw product voor anderen produceert of rechtstreeks met uw klanten onderhandelt. Het NNN-contract dekt de drie risico's:

1. Non-disclosure: uw vertrouwelijke informatie wordt aan niemand meegedeeld.
2. Non-use: de fabriek produceert noch uw product noch een gelijkaardig product voor iemand anders dan u.
3. Non-circumvention: de fabriek omzeilt u niet om aan uw klanten te verkopen, ook niet via verbonden vennootschappen.

Een westerse NDA faalt vaak op vorm: buitenlands recht, buitenlandse rechtbank, tekst alleen in het Engels. Maar de fabriek en haar activa bevinden zich in China, waar een buitenlands vonnis, of het nu Amerikaans, Europees of Brits is, moeilijk en langzaam ten uitvoer blijft leggen. Het kantoor Harris Sliwoski herinnert er zo aan dat Chinese rechtbanken niet verplicht zijn een Amerikaans vonnis ten uitvoer te leggen.

Het Helpdesk merkt daarentegen op dat Chinese rechtbanken wel degelijk vertrouwelijkheidsovereenkomsten aanvaarden: alles zit in de redactie. De clausules die het verschil maken:

• de exacte entiteit: Chinese bedrijfsnaam en Unified Social Credit Code (USCC, de officiële identificatie van elke Chinese onderneming) van de fabriek;
• de officiële stempel van de onderneming (company chop), die haar bindt, op het contract;
• het Chinese recht en een Chinese rechtbank die bevoegd is voor de fabriek; arbitrage is een alternatief om met uw advocaat te bespreken;
• een Chinese versie die rechtsgeldig is, met het Engels als werktal;
• een forfaitaire schadevergoeding (een vooraf vastgesteld bedrag, verschuldigd bij schending), met een hoogte die verdedigbaar is gezien de waarschijnlijke schade.

Onderteken het voordat u tekeningen, 3D-bestanden of monsters verstuurt. Om de juridische identiteit van een fabriek te verifiëren, zie onze gids audit van een fabriek: een Chinese leverancier verifiëren.

Matrijzen en gereedschappen: vastleggen wie eigenaar is

Een matrijs betalen regelt bijna niets, benadrukt Harris Sliwoski: u moet ook vastleggen wie eigenaar is, wie hem houdt, waar hij mag worden gebruikt, of hij voor andere klanten mag dienen en wanneer de fabriek hem moet teruggeven. Deze punten horen in het maakcontract, dat u ondertekent zodra de fabriek is gekozen. Een solide matrijzenclausule voorziet in:

• het eigendom van de klant, en de betaling die dat eigendom activeert;
• het exclusieve gebruik voor uw bestellingen;
• de voorwaarden voor teruggave aan het einde van de samenwerking, ook naar een andere fabriek;
• het eigendom van de verbeteringen die de fabriek aanbrengt.

De praktijk voegt daar nuchtere voorzorgsmaatregelen aan toe: een markering op de matrijs (plaat of gravure), foto's, een gedateerde inventaris en regels voor onderhoud en vervanging bij slijtage.

Het maakcontract moet ook de rechten die uit de NNN zijn ontstaan, veiligstellen: een clausule van "volledigheid van de overeenkomst", die verklaart dat het contract alle eerdere afspraken vervangt, zou die rechten kunnen uitwissen als ze slecht is opgesteld. Voor de fase van prototypes en gereedschappen, zie onze pagina productontwikkeling.

Kopieën bij de uitvoer blokkeren: de douaneregistratie (GACC)

Kernpunt in China: de douane controleert zowel de uitvoer als de invoer, en het merendeel van de nagemaakte goederen die zij tegenhoudt, is uitvoer. Door uw rechten te registreren bij de General Administration of Customs (GACC, General Administration of Customs of China) helpt u haar kopieën te onderscheppen voordat ze Europa of Noord-Amerika bereiken.

Deze registratie (recordal) neemt uw rechten op in de database van de douane, die ze dan aan de grens kan handhaven. De onderstaande regels zijn die van de douanegids van het Helpdesk (2020):

Zodra uw rechten zijn geregistreerd, kan de douane een verdachte zending ambtshalve tegenhouden; eenmaal verwittigd hebt u drie werkdagen om de tegenhouding te vragen. U moet dan een waarborg stellen, een borgsom bedoeld om de kosten en een mogelijke schade van de verzender te dekken: ze is beperkt tot 100.000 RMB met registratie, tegen de waarde van de goederen zonder registratie.

In de praktijk: registreer een merk of design bij de douane zodra het in China is verkregen, zonder officiële taks, en geef uw fabriek op als toegelaten gebruiker zodat uw legitieme zendingen erdoor komen.

Actieplan: in welke volgorde te handelen

1. Eerdere rechten onderzoeken (identieke of vergelijkbare merken die al zijn gedeponeerd) in China en Hong Kong, voor het merk en zijn Chinese naam.
2. Het Latijnse merk en de Chinese naam deponeren in de nuttige subklassen, idealiter een jaar vóór de productie.
3. De belangrijkste designs deponeren vóór elke openbaarmaking, of binnen 6 maanden na een eerste deponering in het buitenland.
4. De juridische entiteit van elke geraadpleegde fabriek verifiëren.
5. De NNN laten ondertekenen voordat u tekeningen en monsters verstuurt.
6. Het maakcontract ondertekenen, inclusief de matrijzenclausule, bij de bestelling.
7. De rechten bij de douane registreren zodra ze zijn verkregen, met de fabriek opgegeven als toegelaten gebruiker.
8. Elke maand nieuwe publicaties van merken die op het uwe lijken, opvolgen om tijdig oppositie in te stellen.

De keuze en kwalificatie van de fabrieken (stappen 4 en 5) zijn het onderwerp van een aparte gids.

Gerelateerde gids

Een leverancier in China vinden en kwalificeren: de methode in 7 stappen

Van programma van eisen tot de controle van de eerste order: de 7 stappen om een leverancier in China te vinden, te verifiëren en te kwalificeren, zonder verrassingen.

13 min leestijd

De rol van NOVASEA

NOVASEA is geen advocatenkantoor en geen merkenbureau, en deze gids vormt geen juridisch advies. In onze inkoopprojecten nemen we deze stappen op in de planning en zorgen we ervoor dat elke stap op het juiste moment komt: de entiteit van de fabriek geverifieerd, de NNN ondertekend vóór het versturen van de tekeningen, de matrijzencausule in het productiecontract. De deponeringen en het juridische werk blijven de zaak van uw advocaat of uw merkenbureau.