Proteggere la proprietà intellettuale in Cina: marchio, contratto NNN, dogana

Far produrre in Cina significa affidare a un terzo i vostri progetti, i vostri campioni e il vostro logo. La vostra proprietà intellettuale (PI) — marchi, disegni e modelli, know-how — è quindi esposta già dalla prima richiesta di preventivo.

Ora, i diritti di PI sono territoriali: un marchio dell'Unione europea (UE), del Regno Unito o degli Stati Uniti non produce alcun effetto in Cina. Ecco le protezioni da mettere in atto, nell'ordine in cui servono. I termini giuridici sono spiegati nel corso del testo; per le sigle del commercio internazionale, vedi il nostro glossario dell'import.

Perché la Cina è diversa: la regola del primo depositante

La Cina applica un sistema detto first-to-file: il diritto su un marchio nasce dalla registrazione, e lo ottiene chi deposita per primo. L'amministrazione americana del commercio internazionale (ITA, International Trade Administration) riassume il rischio: depositanti in malafede possono precedere il titolare legittimo, per poi rivendergli il marchio o approfittare della sua reputazione.

Il pericolo non riguarda solo i marchi che vendono in Cina. Il China IP SME Helpdesk, servizio di informazione finanziato dall'UE per le piccole e medie imprese (PMI), ricorda che un deposito in malafede può portare la dogana cinese a sequestrare i vostri stessi prodotti in export. La legge cinese mira del resto espressamente al caso dell'agente o del rappresentante che deposita il marchio del suo partner.

I rimedi sono lunghi e incerti: l'opposizione (contestare una domanda di marchio nel breve termine che segue la sua pubblicazione), la nullità (far annullare un marchio già registrato) o l'acquisto negoziato. Il Helpdesk consiglia quindi di costruire la propria strategia di PI almeno un anno prima di lavorare con la Cina, anche solo per farvi produrre, e di depositare prima dei saloni, degli incontri con i partner, delle visite in fabbrica o della vendita online.

Depositare il proprio marchio in Cina: quattro riflessi

1. Coprire le classi e sottoclassi giuste

I prodotti e i servizi sono ripartiti in 45 classi, categorie numerate definite dalla classificazione internazionale di Nizza. La Cina suddivide inoltre ogni classe in sottoclassi, e i prodotti di una stessa sottoclasse sono generalmente considerati simili. Dimenticare una sottoclasse significa lasciare a un terzo la possibilità di registrarvi un marchio identico.

Il Helpdesk raccomanda di coprire ogni sottoclasse pertinente, anche per prodotti vicini alla vostra gamma. Restate tuttavia legati a un'attività reale o pianificata: la legge attuale respinge già i depositi in malafede senza intenzione d'uso, e la legge riveduta, applicabile dal 1° gennaio 2027, mira ai depositi senza intenzione d'uso che eccedono manifestamente i bisogni normali dell'impresa.

2. Depositare un nome in caratteri cinesi

Un marchio in lettere latine non protegge dal suo equivalente in caratteri cinesi: sono due depositi distinti. Se non scegliete voi un nome cinese, lo farà il mercato o un concorrente per voi.

Esistono tre metodi:

• traduzione letterale del senso, se il marchio significa qualcosa;
• trascrizione fonetica, con caratteri che suonano come il marchio;
• combinazione delle due, idealmente un nome che suona bene e porta un senso positivo.

Fate validare il nome da parlanti nativi: il suono, il tono e persino l'aspetto dei caratteri contano.

3. Passare da un'agenzia di marchi cinese

Un depositante straniero senza domicilio né stabilimento in Cina deve passare da un'agenzia di marchi locale, e la domanda è redatta in cinese. Chiedete all'agenzia la prova della sua dichiarazione presso la CNIPA: la legge riveduta, applicabile dal 1° gennaio 2027, ne fa un obbligo corredato di ammende.

Diffidate infine delle e-mail non richieste che vi incalzano ad agire: secondo il Helpdesk, le autorità cinesi non contattano mai le imprese.

4. Scegliere tra deposito diretto e designazione Madrid

Esistono due vie: il deposito diretto presso la CNIPA (China National Intellectual Property Administration), o l'estensione di un marchio esistente tramite il sistema di Madrid, gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). In questo secondo caso, voi «designate» la Cina in una domanda internazionale fondata sul vostro marchio d'origine, detto marchio di base.

Le due vie si combinano: la vostra agenzia vi dirà quale conviene a ciascun elemento del portafoglio.

Durata, costo e uso di un marchio cinese

Un marchio cinese è valido 10 anni, rinnovabile all'infinito per periodi di 10 anni.

La scheda 2022 dell'Helpdesk indica una tassa ufficiale di 300 RMB (renminbi, o yuan) per classe per 10 prodotti, più 30 RMB per ogni prodotto aggiuntivo, e un costo totale da 500 a 700 € (≈ 560 a 780 USD) e oltre per domanda, onorari di agenzia inclusi. Una stessa domanda può coprire più classi, ma la tassa resta dovuta classe per classe. Il tariffario può essere cambiato e varia a seconda della modalità di deposito, cartaceo o elettronico: fatevi confermare l'importo in vigore dalla vostra agenzia.

Un marchio non utilizzato per tre anni consecutivi può essere annullato su richiesta di un terzo: è la decadenza per non uso. Conservate le prove d'uso e chiedete al vostro consulente cosa vale come uso nel vostro caso, in particolare se producete in Cina unicamente per l'esportazione.

Hong Kong e Macao: territori a parte

L'OMPI lo precisa: a oggi, la protezione ottenuta per la Cina tramite il sistema di Madrid non copre né Hong Kong né Macao, e nemmeno un deposito diretto presso la CNIPA. Hong Kong ha un proprio registro dei marchi, gestito dal suo ufficio della PI, l'Intellectual Property Department (IPD), secondo la propria ordinanza (Cap. 559). Anche l'ufficio britannico della PI (UKIPO) ricorda che i suoi consigli sulla Cina valgono solo per la terraferma.

Un deposito a Hong Kong va discusso con il vostro consulente non appena i vostri prodotti vi transitano, vi sono venduti o vi sono fatturati da una società locale. La tassa ufficiale è di 2 000 HK$ (dollari di Hong Kong) per una classe, poi 1 000 HK$ per ogni classe aggiuntiva.

Proteggere il design: il brevetto per disegno o modello

In Cina, l'aspetto di un prodotto (forma, motivi, colori) si protegge con un brevetto per disegno o modello (design patent). A differenza dell'UE e del Regno Unito, la Cina non protegge i disegni non registrati: senza deposito, nessun diritto sul design, salvo invocare il diritto d'autore.

• Durata: 15 anni per le domande depositate dal 1° giugno 2021 (10 anni in precedenza), senza rinnovo.
• Novità assoluta: il design non deve essere stato divulgato in nessuna parte del mondo prima del deposito.
• Priorità: dopo un primo deposito in un paese membro della Convenzione di Parigi (è il caso dei paesi dell'UE, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Canada), avete 6 mesi per depositare in Cina conservando quella data.
• Periodo di grazia: 6 mesi, solo in casi limitati, come una prima presentazione in un'esposizione internazionale organizzata o riconosciuta dal governo cinese.
• Design parziali (una maniglia, un'interfaccia grafica da sola) proteggibili da giugno 2021; le interfacce grafiche lo erano già dal 2014, ma insieme al prodotto.
• Deposito internazionale possibile dall'adesione della Cina all'Accordo dell'Aia, a maggio 2022.

Rilasciato dopo un semplice esame formale, senza ricerca di novità, il brevetto si ottiene in genere in meno di un anno. Rovescio della medaglia: un terzo che deposita prima di voi può ottenere un brevetto sul vostro design, che dovrete poi contestare. Se la forma assolve una funzione tecnica, valutate piuttosto il modello di utilità, un brevetto semplificato che protegge la forma o la struttura tecnica di un prodotto, valido 10 anni.

In pratica: depositate ogni design chiave prima di mostrarlo, in fiera come online, o entro i 6 mesi da un primo deposito all'estero.

Il contratto NNN: perché un NDA occidentale non basta

Un NDA vieta di divulgare le vostre informazioni. Ma con una fabbrica, il rischio principale è altrove: che produca il vostro prodotto per altri o tratti direttamente con i vostri clienti. Il contratto NNN copre i tre rischi:

1. Non divulgazione: le vostre informazioni riservate non vengono comunicate a nessuno.
2. Non utilizzo: la fabbrica non produce né il vostro prodotto né un prodotto simile per un altro che non siate voi.
3. Non aggiramento: la fabbrica non vi scavalca per vendere ai vostri clienti, anche tramite società collegate.

Un NDA occidentale spesso fallisce sulla forma: diritto straniero, tribunale straniero, testo solo in inglese. Ora, la fabbrica e i suoi beni sono in Cina, dove una sentenza straniera, americana, europea o britannica che sia, resta difficile e lunga da eseguire. Lo studio Harris Sliwoski ricorda così che i tribunali cinesi non sono tenuti a eseguire una sentenza americana.

L'Helpdesk osserva invece che i tribunali cinesi accettano bene gli accordi di riservatezza: tutto sta nella redazione. Le clausole che fanno la differenza:

• l'entità esatta: ragione sociale cinese e codice unificato di credito sociale (USCC, Unified Social Credit Code, l'identificativo ufficiale di ogni società cinese) della fabbrica;
• il timbro ufficiale della società (company chop), che la impegna, apposto sul contratto;
• il diritto cinese e un tribunale cinese competente per la fabbrica; l'arbitrato è un'alternativa da discutere con il vostro avvocato;
• una versione cinese che fa fede, con l'inglese come testo di lavoro;
• un risarcimento forfettario (una somma fissata in anticipo, dovuta in caso di violazione), di importo difendibile rispetto al danno probabile.

Firmatelo prima di inviare disegni, file 3D o campioni. Per verificare l'identità giuridica di una fabbrica, consultate la nostra guida audit di fabbrica: verificare un fornitore cinese.

Stampi e attrezzature: scrivere chi ne è proprietario

Pagare uno stampo non risolve quasi nulla, sottolinea Harris Sliwoski: occorre ancora precisare chi ne è proprietario, chi lo detiene, dove può essere utilizzato, se può servire ad altri clienti e quando la fabbrica deve restituirlo. Questi punti rientrano nel contratto di produzione, firmato una volta scelta la fabbrica. Una clausola stampi solida prevede:

• la proprietà del cliente, e il pagamento che la attiva;
• l'uso esclusivo per i vostri ordini;
• le condizioni di restituzione al termine del rapporto, anche verso un'altra fabbrica;
• la proprietà dei miglioramenti apportati dalla fabbrica.

La prassi vi aggiunge alcune precauzioni di buon senso: una marcatura dello stampo (targhetta o incisione), delle foto, un inventario datato e regole di manutenzione e sostituzione in caso di usura.

Il contratto di produzione deve anche preservare i diritti nati dal NNN: una clausola di «integralità dell'accordo», che dichiara che il contratto sostituisce ogni accordo precedente, potrebbe cancellarli se redatta male. Per la fase prototipi e attrezzature, consultate la nostra pagina sviluppo prodotto.

Bloccare le copie all'uscita: la registrazione doganale (GACC)

Punto chiave in Cina: la dogana controlla sia le esportazioni sia le importazioni, e la maggior parte delle merci contraffatte che trattiene sono esportazioni. Registrando i vostri diritti presso l'Amministrazione generale delle dogane (GACC, General Administration of Customs of China), la aiutate a intercettare le copie prima che raggiungano l'Europa o il Nord America.

Questa registrazione (recordal) iscrive i vostri diritti nella banca dati della dogana, che può quindi farli rispettare alla frontiera. Le regole seguenti sono quelle della guida doganale dell'Helpdesk (2020):

Una volta registrati i vostri diritti, la dogana può trattenere d'ufficio una spedizione sospetta; avvisati, avete tre giorni lavorativi per chiedere il fermo. Dovete allora depositare una garanzia, una cauzione destinata a coprire le spese e un eventuale danno del mittente: è limitata a 100.000 RMB con registrazione, contro il valore delle merci senza registrazione.

In pratica: non appena un marchio o un design è ottenuto in Cina, registratelo alla dogana, senza tassa ufficiale, e dichiarate la vostra fabbrica come utente autorizzato perché le vostre spedizioni legittime passino.

Piano d'azione: in quale ordine agire

1. Ricercare le anteriorità (marchi identici o simili già depositati) in Cina e a Hong Kong, per il marchio e il suo nome cinese.
2. Depositare marchio latino e nome cinese nelle sottoclassi utili, idealmente un anno prima della produzione.
3. Depositare i design chiave prima di qualsiasi divulgazione, o entro 6 mesi da un primo deposito all'estero.
4. Verificare l'entità giuridica di ogni fabbrica consultata.
5. Far firmare il NNN prima di inviare disegni e campioni.
6. Firmare il contratto di produzione, clausola stampi compresa, all'ordine.
7. Registrare i diritti alla dogana non appena ottenuti, con la fabbrica dichiarata come utente autorizzato.
8. Monitorare ogni mese le nuove pubblicazioni di marchi simili al vostro, per fare opposizione in tempo.

La scelta e la qualificazione delle fabbriche (fasi 4 e 5) sono oggetto di una guida dedicata.

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Il ruolo di NOVASEA

NOVASEA non è né uno studio legale né un'agenzia di marchi, e questa guida non costituisce un parere legale. Nei nostri progetti di sourcing, integriamo queste fasi nel calendario e ci assicuriamo che ciascuna arrivi al momento giusto: entità della fabbrica verificata, NNN firmato prima dell'invio dei disegni, clausola stampi nel contratto di produzione. I depositi e la redazione giuridica restano di competenza del vostro avvocato o della vostra agenzia di marchi.