Proteger a sua propriedade intelectual na China: marca, contrato NNN, alfândega

Fazer fabricar na China é confiar a um terceiro os seus planos, as suas amostras e o seu logótipo. A sua propriedade intelectual (PI) — marcas, desenhos e modelos, saber-fazer — fica, por isso, exposta logo no primeiro pedido de orçamento.

Ora, os direitos de PI são territoriais: uma marca da União Europeia (UE), do Reino Unido ou dos Estados Unidos não produz qualquer efeito na China. Eis as proteções a implementar, pela ordem em que servem. Os termos jurídicos são explicados ao longo do texto; para as siglas do comércio internacional, consulte o nosso glossário de importação.

Porque é que a China é diferente: a regra do primeiro requerente

A China aplica um sistema dito first-to-file: o direito sobre uma marca nasce do registo, e é o primeiro requerente que o obtém. A administração norte-americana do comércio internacional (ITA, International Trade Administration) resume o risco: requerentes de má-fé podem antecipar-se ao titular legítimo e depois revender-lhe a marca ou aproveitar-se da sua reputação.

O perigo não diz respeito apenas às marcas que vendem na China. O China IP SME Helpdesk, serviço de informação financiado pela UE para as pequenas e médias empresas (PME), recorda que um registo de má-fé pode levar a alfândega chinesa a apreender os seus próprios produtos à exportação. A lei chinesa visa, aliás, expressamente o caso do agente ou do representante que regista a marca do seu parceiro.

Os recursos são longos e incertos: a oposição (contestar um pedido de marca no curto prazo que se segue à sua publicação), a nulidade (fazer anular uma marca já registada) ou a compra negociada. O Helpdesk aconselha, por isso, a construir a sua estratégia de PI pelo menos um ano antes de trabalhar com a China, mesmo que seja apenas para aí mandar fabricar, e a registar antes dos salões, dos encontros com parceiros, das visitas a fábricas ou da venda em linha.

Registar a sua marca na China: quatro reflexos

1. Cobrir as classes e subclasses certas

Os produtos e serviços estão repartidos por 45 classes, categorias numeradas definidas pela classificação internacional de Nice. A China divide ainda cada classe em subclasses, e os produtos de uma mesma subclasse são geralmente tratados como similares. Esquecer uma subclasse é deixar um terceiro aí registar uma marca idêntica.

O Helpdesk recomenda cobrir cada subclasse pertinente, inclusive para produtos vizinhos da sua gama. Mantenha-se, no entanto, ligado a uma atividade real ou planeada: a lei atual já rejeita os registos de má-fé sem intenção de uso, e a lei revista, aplicável a 1 de janeiro de 2027, visa os registos sem intenção de uso que excedam manifestamente as necessidades normais da empresa.

2. Registar um nome em caracteres chineses

Uma marca em letras latinas não protege contra o seu equivalente em caracteres chineses: são dois registos distintos. Se não escolher um nome chinês, o mercado ou um concorrente fá-lo-á por si.

Existem três métodos:

• tradução literal do sentido, se a marca significa algo;
• transcrição fonética, com caracteres que soam como a marca;
• combinação dos dois, idealmente um nome que soe bem e tenha um sentido positivo.

Faça validar o nome por falantes nativos: o som, o tom e até o aspeto dos caracteres contam.

3. Passar por uma agência de marcas chinesa

Um requerente estrangeiro sem domicílio nem estabelecimento na China tem de passar por uma agência de marcas local, e o pedido é redigido em chinês. Peça à agência a prova da sua declaração junto da CNIPA: a lei revista, aplicável a 1 de janeiro de 2027, faz dela uma obrigação acompanhada de coimas.

Desconfie, por fim, dos e-mails não solicitados que o pressionam a agir: segundo o Helpdesk, as autoridades chinesas nunca abordam as empresas.

4. Escolher entre registo direto e designação Madrid

Existem duas vias: o registo direto junto da CNIPA (China National Intellectual Property Administration), ou a extensão de uma marca existente através do sistema de Madrid, gerido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Neste segundo caso, «designa» a China num pedido internacional baseado na sua marca de origem, dita marca de base.

As duas vias combinam-se: a sua agência dirá qual convém a cada elemento do portefólio.

Duração, custo e uso de uma marca chinesa

Uma marca chinesa é válida por 10 anos, renovável indefinidamente por períodos de 10 anos.

A ficha de 2022 do Helpdesk indica uma taxa oficial de 300 RMB (renminbi, ou yuans) por classe para 10 produtos, mais 30 RMB por produto adicional, e um custo total de 500 a 700 € (≈ US$ 560 a US$ 780) e mais por pedido, honorários de agência incluídos. Um mesmo pedido pode abranger várias classes, mas a taxa continua a ser devida classe a classe. O barème pode ter evoluído e varia consoante o modo de apresentação, em papel ou eletrónico: peça à sua agência para confirmar o montante em vigor.

Uma marca não explorada durante três anos consecutivos pode ser anulada a pedido de um terceiro: é a anulação por não uso. Guarde as suas provas de uso e pergunte ao seu consultor o que conta como uso no seu caso, sobretudo se fabrica na China apenas para exportação.

Hong Kong e Macau: territórios à parte

A OMPI precisa-o: até à data, a proteção obtida para a China através do sistema de Madrid não abrange Hong Kong nem Macau, e um registo direto junto da CNIPA também não. Hong Kong tem o seu próprio registo de marcas, gerido pelo seu instituto de PI, o Intellectual Property Department (IPD), segundo a sua própria ordenança (Cap. 559). O instituto britânico de PI (UKIPO) recorda também que os seus conselhos sobre a China valem apenas para o continente.

Um registo em Hong Kong deve ser discutido com o seu consultor assim que os seus produtos aí transitem, sejam aí vendidos ou aí sejam faturados por uma sociedade local. A taxa oficial é de 2 000 HK$ (dólares de Hong Kong) para uma classe, e depois 1 000 HK$ por classe adicional.

Proteger o design: o brevet de desenho e modelo

Na China, a aparência de um produto (forma, padrões, cores) protege-se através de uma patente de desenho ou modelo (design patent). Ao contrário da UE e do Reino Unido, a China não protege os desenhos não registados: sem registo, não há direito sobre o design, salvo invocando o direito de autor.

• Duração: 15 anos para os pedidos apresentados desde 1 de junho de 2021 (10 anos anteriormente), sem renovação.
• Novidade absoluta: o design não pode ter sido divulgado em nenhum lugar do mundo antes do registo.
• Prioridade: após um primeiro registo num país membro da Convenção de Paris (é o caso dos países da UE, do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá), tem 6 meses para registar na China conservando essa data.
• Prazo de graça: 6 meses, apenas em casos limitados, como uma primeira apresentação numa exposição internacional organizada ou reconhecida pelo governo chinês.
• Designs parciais (uma pega, uma interface gráfica isolada) protegíveis desde junho de 2021; as interfaces gráficas já o eram desde 2014, mas com o produto.
• Registo internacional possível desde a adesão da China ao Acordo de Haia, em maio de 2022.

Concedida após um simples exame de forma, sem pesquisa de novidade, a patente obtém-se em geral em menos de um ano. O reverso da medalha: um terceiro que registe antes de si pode obter uma patente sobre o seu design, que depois terá de contestar. Se a forma cumpre uma função técnica, estude antes o modelo de utilidade, uma patente simplificada que protege a forma ou a estrutura técnica de um produto, válida por 10 anos.

Na prática: registe cada design essencial antes de o mostrar, em feira como em linha, ou nos 6 meses seguintes a um primeiro registo no estrangeiro.

O contrato NNN: porque é que um NDA ocidental não basta

Um NDA proíbe a divulgação das suas informações. Mas com uma fábrica, o risco principal está noutro lado: que fabrique o seu produto para outros ou trate diretamente com os seus clientes. O contrato NNN cobre os três riscos:

1. Não divulgação: as suas informações confidenciais não são comunicadas a ninguém.
2. Não utilização: a fábrica não fabrica o seu produto nem um produto similar para outro que não seja o seu.
3. Não contorno: a fábrica não o ultrapassa para vender aos seus clientes, incluindo através de sociedades ligadas.

Um NDA ocidental falha muitas vezes na forma: direito estrangeiro, tribunal estrangeiro, texto apenas em inglês. Ora a fábrica e os seus ativos estão na China, onde uma decisão estrangeira, seja americana, europeia ou britânica, continua a ser difícil e demorada de executar. O escritório Harris Sliwoski recorda assim que os tribunais chineses não são obrigados a executar uma decisão americana.

O Helpdesk nota, porém, que os tribunais chineses aceitam bem os acordos de confidencialidade: tudo está na redação. As cláusulas que fazem a diferença:

• a entidade exata: denominação social chinesa e código unificado de crédito social (USCC, Unified Social Credit Code, o identificador oficial de qualquer empresa chinesa) da fábrica;
• o selo oficial da empresa (company chop), que a vincula, aposto no contrato;
• o direito chinês e um tribunal chinês competente para a fábrica; a arbitragem é uma alternativa a discutir com o seu advogado;
• uma versão chinesa que prevalece, servindo o inglês de texto de trabalho;
• indemnizações fixas (um montante definido antecipadamente, devido em caso de violação), de um valor defensável face ao prejuízo provável.

Assine-o antes de enviar desenhos, ficheiros 3D ou amostras. Para verificar a identidade jurídica de uma fábrica, consulte o nosso guia auditoria de fábrica: verificar um fornecedor chinês.

Moldes e ferramentas: definir quem é o proprietário

Pagar um molde quase nada resolve, sublinha Harris Sliwoski: é ainda preciso especificar quem é o proprietário, quem o detém, onde pode ser utilizado, se pode servir outros clientes e quando a fábrica o deve restituir. Estes pontos são da competência do contrato de fabrico, assinado depois de escolhida a fábrica. Uma cláusula de moldes sólida prevê:

• a propriedade do cliente, e o pagamento que a desencadeia;
• a utilização exclusiva para as suas encomendas;
• as condições de restituição no fim da relação, incluindo para outra fábrica;
• a propriedade das melhorias introduzidas pela fábrica.

A prática acrescenta precauções de bom senso: uma marcação do molde (placa ou gravação), fotografias, um inventário datado e regras de manutenção e substituição em caso de desgaste.

O contrato de fabrico deve também preservar os direitos nascidos do NNN: uma cláusula de «integralidade do acordo», que declara que o contrato substitui qualquer acordo anterior, poderia apagá-los se estiver mal redigida. Para a fase de protótipos e ferramentas, consulte a nossa página desenvolvimento de produto.

Bloquear as cópias à saída: o registo aduaneiro (GACC)

Ponto-chave na China: a alfândega controla tanto as exportações como as importações, e a maioria das mercadorias contrafeitas que retém são exportações. Ao registar os seus direitos junto da Administração Geral das Alfândegas (GACC, General Administration of Customs of China), ajuda-a a intercetar as cópias antes de chegarem à Europa ou à América do Norte.

Este registo (recordal) inscreve os seus direitos na base de dados da alfândega, que os pode então fazer respeitar na fronteira. As regras abaixo são as do guia aduaneiro do Helpdesk (2020):

Depois de registados os seus direitos, a alfândega pode retê-la oficiosamente uma expedição suspeita; avisado, tem três dias úteis para pedir a retenção. Deve então depositar uma garantia, uma caução destinada a cobrir as despesas e um eventual prejuízo do expedidor: está limitada a 100 000 RMB com registo, contra o valor das mercadorias sem registo.

Na prática: assim que uma marca ou um desenho é obtido na China, registe-o na alfândega, sem taxa oficial, e declare a sua fábrica como utilizador autorizado para que as suas expedições legítimas passem.

Plano de ação: em que ordem agir

1. Pesquisar as anterioridades (marcas idênticas ou semelhantes já depositadas) na China e em Hong Kong, para a marca e o seu nome chinês.
2. Depositar marca latina e nome chinês nas subclasses úteis, idealmente um ano antes da produção.
3. Depositar os desenhos-chave antes de qualquer divulgação, ou nos 6 meses de um primeiro depósito no estrangeiro.
4. Verificar a entidade jurídica de cada fábrica consultada.
5. Fazer assinar o NNN antes de enviar desenhos e amostras.
6. Assinar o contrato de fabrico, cláusula de moldes incluída, na encomenda.
7. Registar os direitos na alfândega assim que obtidos, fábrica declarada como utilizador autorizado.
8. Vigiar mensalmente as novas publicações de marcas semelhantes à sua, para deduzir oposição a tempo.

A escolha e a qualificação das fábricas (etapas 4 e 5) são objeto de um guia dedicado.

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A NOVASEA não é um escritório de advogados nem uma agência de marcas, e este guia não constitui aconselhamento jurídico. Nos nossos projetos de sourcing, integramos estas etapas no calendário e garantimos que cada uma chega no momento certo: entidade da fábrica verificada, NNN assinado antes do envio dos desenhos, cláusula de moldes no contrato de fabrico. Os registos e a redação jurídica continuam a ser da responsabilidade do seu advogado ou da sua agência de marcas.