Proteger su propiedad intelectual en China: marca, contrato NNN, aduana

Fabricar en China es confiar a un tercero sus planos, sus muestras y su logotipo. Su propiedad intelectual (PI) —marcas, dibujos y modelos, know-how— queda por tanto expuesta desde la primera solicitud de precio.

Ahora bien, los derechos de PI son territoriales: una marca de la Unión Europea (UE), del Reino Unido o de Estados Unidos no surte ningún efecto en China. Estas son las protecciones que conviene implantar, en el orden en que resultan útiles. Los términos jurídicos se explican a lo largo del texto; para las siglas del comercio internacional, consulte nuestro glosario de importación.

Por qué China es diferente: la regla del primer solicitante

China aplica un sistema denominado first-to-file: el derecho sobre una marca nace del registro y lo obtiene el primer solicitante. La administración estadounidense de comercio internacional (ITA, International Trade Administration) resume el riesgo: solicitantes de mala fe pueden adelantarse al titular legítimo y después revenderle la marca o aprovecharse de su reputación.

El peligro no afecta solo a las marcas que venden en China. El China IP SME Helpdesk, servicio de información financiado por la UE para pequeñas y medianas empresas (pymes), recuerda que un registro de mala fe puede llevar a la aduana china a incautar sus propios productos en la exportación. La ley china contempla además expresamente el caso del agente o del representante que registra la marca de su socio.

Los recursos son largos e inciertos: la oposición (impugnar una solicitud de marca en el breve plazo que sigue a su publicación), la nulidad (anular una marca ya registrada) o la compra negociada. El Helpdesk aconseja por ello construir su estrategia de PI al menos un año antes de trabajar con China, aunque sea solo para fabricar allí, y registrar antes de las ferias, de los encuentros con socios, de las visitas a fábricas o de la venta en línea.

Registrar su marca en China: cuatro reflejos

1. Cubrir las clases y subclases correctas

Los productos y servicios se reparten en 45 clases, categorías numeradas definidas por la clasificación internacional de Niza. China divide además cada clase en subclases, y los productos de una misma subclase se tratan generalmente como similares. Olvidar una subclase es dejar que un tercero registre en ella una marca idéntica.

El Helpdesk recomienda cubrir cada subclase pertinente, incluso para productos cercanos a su gama. Manténgase, no obstante, ligado a una actividad real o planificada: la ley actual ya rechaza los registros de mala fe sin intención de uso, y la ley revisada, aplicable al 1 de enero de 2027, persigue los registros sin intención de uso que superen manifiestamente las necesidades normales de la empresa.

2. Registrar un nombre en caracteres chinos

Una marca en letras latinas no protege contra su equivalente en caracteres chinos: son dos registros distintos. Si usted no elige un nombre chino, lo hará por usted el mercado o un competidor.

Existen tres métodos:

• traducción literal del sentido, si la marca significa algo;
• transcripción fonética, con caracteres que suenen como la marca;
• combinación de ambas, idealmente un nombre que suene bien y tenga un sentido positivo.

Haga validar el nombre por hablantes nativos: el sonido, el tono e incluso el aspecto de los caracteres importan.

3. Recurrir a una agencia de marcas china

Un solicitante extranjero sin domicilio ni establecimiento en China debe recurrir a una agencia de marcas local, y la solicitud se redacta en chino. Pida a la agencia la prueba de su declaración ante la CNIPA: la ley revisada, aplicable al 1 de enero de 2027, la convierte en una obligación con multas.

Desconfíe por último de los correos no solicitados que le apremien a actuar: según el Helpdesk, las autoridades chinas nunca contactan a las empresas.

4. Elegir entre registro directo y designación Madrid

Existen dos vías: el registro directo ante la CNIPA (China National Intellectual Property Administration) o la extensión de una marca existente mediante el sistema de Madrid, gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En este segundo caso, usted «designa» China en una solicitud internacional basada en su marca de origen, denominada marca base.

Las dos vías se combinan: su agencia le dirá cuál conviene a cada elemento de la cartera.

Duración, coste y uso de una marca china

Una marca china es válida 10 años, renovable indefinidamente por periodos de 10 años.

La ficha de 2022 del Helpdesk indica una tasa oficial de 300 RMB (renminbi o yuanes) por clase para 10 productos, más 30 RMB por producto adicional, y un coste total de 500 a 700 € (≈ 560 a 780 US$) y más por solicitud, honorarios de agencia incluidos. Una misma solicitud puede cubrir varias clases, pero la tasa se sigue debiendo clase por clase. El baremo puede haber cambiado y varía según el modo de presentación, en papel o electrónico: pida a su agencia que le confirme el importe vigente.

Una marca no explotada durante tres años consecutivos puede anularse a petición de un tercero: es la anulación por no uso. Conserve sus pruebas de uso y pregunte a su asesor qué vale como uso en su caso, sobre todo si fabrica en China únicamente para la exportación.

Hong Kong y Macao: territorios aparte

La OMPI lo precisa: a día de hoy, la protección obtenida para China a través del sistema de Madrid no cubre ni Hong Kong ni Macao, y una solicitud directa ante la CNIPA tampoco. Hong Kong tiene su propio registro de marcas, gestionado por su oficina de PI, el Intellectual Property Department (IPD), conforme a su propia ordenanza (Cap. 559). La oficina británica de la PI (UKIPO) recuerda asimismo que sus recomendaciones sobre China solo valen para el continente.

Una solicitud en Hong Kong se estudia con su asesor en cuanto sus productos transiten por allí, se vendan allí o sean facturados allí por una sociedad local. La tasa oficial es de 2 000 HK$ (dólares de Hong Kong) por una clase, y después 1 000 HK$ por cada clase adicional.

Proteger el diseño: el modelo de utilidad y el diseño industrial

En China, la apariencia de un producto (forma, motivos, colores) se protege mediante un diseño industrial (design patent). A diferencia de la UE y el Reino Unido, China no protege los diseños no registrados: sin solicitud, no hay derecho sobre el diseño, salvo invocar el derecho de autor.

• Duración: 15 años para las solicitudes presentadas desde el 1 de junio de 2021 (10 años antes), sin renovación.
• Novedad absoluta: el diseño no debe haberse divulgado en ningún lugar del mundo antes de la solicitud.
• Prioridad: tras una primera solicitud en un país miembro del Convenio de París (es el caso de los países de la UE, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá), dispone de 6 meses para solicitar en China conservando esa fecha.
• Plazo de gracia: 6 meses, solo en casos limitados, como una primera presentación en una exposición internacional organizada o reconocida por el gobierno chino.
• Diseños parciales (un tirador, una interfaz gráfica sola) protegibles desde junio de 2021; las interfaces gráficas ya lo eran desde 2014, pero con el producto.
• Solicitud internacional posible desde la adhesión de China al Arreglo de La Haya, en mayo de 2022.

Concedido tras un simple examen de forma, sin búsqueda de novedad, el diseño se obtiene en general en menos de un año. La otra cara de la moneda: un tercero que solicite antes que usted puede obtener un diseño sobre el suyo, que habrá que impugnar después. Si la forma cumple una función técnica, estudie más bien el modelo de utilidad, una patente simplificada que protege la forma o la estructura técnica de un producto, válida 10 años.

En la práctica: solicite cada diseño clave antes de mostrarlo, tanto en feria como en línea, o en los 6 meses siguientes a una primera solicitud en el extranjero.

El contrato NNN: por qué un NDA occidental no basta

Un NDA prohíbe divulgar su información. Pero con una fábrica, el riesgo principal está en otro sitio: que fabrique su producto para otros o trate directamente con sus clientes. El contrato NNN cubre los tres riesgos:

1. No divulgación: su información confidencial no se comunica a nadie.
2. No uso: la fábrica no fabrica ni su producto ni un producto similar para otro que no sea usted.
3. No elusión: la fábrica no le sortea para vender a sus clientes, incluso a través de sociedades vinculadas.

Un NDA occidental falla a menudo en la forma: derecho extranjero, tribunal extranjero, texto solo en inglés. Y es que la fábrica y sus activos están en China, donde una sentencia extranjera, ya sea estadounidense, europea o británica, sigue siendo difícil y lenta de ejecutar. El despacho Harris Sliwoski recuerda así que los tribunales chinos no están obligados a ejecutar una sentencia estadounidense.

El Helpdesk señala en cambio que los tribunales chinos sí aceptan los acuerdos de confidencialidad: todo está en la redacción. Las cláusulas que marcan la diferencia:

• la entidad exacta: razón social china y código unificado de crédito social (USCC, Unified Social Credit Code, el identificador oficial de toda sociedad china) de la fábrica;
• el sello oficial de la sociedad (company chop), que la vincula, estampado en el contrato;
• el derecho chino y un tribunal chino competente para la fábrica; el arbitraje es una alternativa que debe tratar con su abogado;
• una versión china que sea la vinculante, con el inglés como texto de trabajo;
• una indemnización por daños y perjuicios a tanto alzado (una suma fijada de antemano, exigible en caso de incumplimiento), por un importe defendible en relación con el perjuicio probable.

Fírmelo antes de enviar planos, archivos 3D o muestras. Para verificar la identidad jurídica de una fábrica, consulte nuestra guía auditoría de fábrica: verificar a un proveedor chino.

Moldes y utillajes: dejar por escrito quién es el propietario

Pagar un molde no resuelve casi nada, subraya Harris Sliwoski: aún hay que precisar quién es su propietario, quién lo posee, dónde puede utilizarse, si puede servir a otros clientes y cuándo debe devolverlo la fábrica. Estos puntos corresponden al contrato de fabricación, que se firma una vez elegida la fábrica. Una cláusula de moldes sólida prevé:

• la propiedad del cliente y el pago que la activa;
• el uso exclusivo para sus pedidos;
• las condiciones de devolución al final de la relación, incluso hacia otra fábrica;
• la propiedad de las mejoras introducidas por la fábrica.

La práctica añade precauciones de sentido común: un marcado del molde (placa o grabado), fotos, un inventario fechado y reglas de mantenimiento y sustitución en caso de desgaste.

El contrato de fabricación también debe preservar los derechos derivados del NNN: una cláusula de «integridad del acuerdo», que declare que el contrato sustituye a cualquier acuerdo anterior, podría eliminarlos si está mal redactada. Para la fase de prototipos y utillajes, consulte nuestra página desarrollo de producto.

Bloquear las copias a la salida: el registro aduanero (GACC)

Punto clave en China: la aduana controla tanto las exportaciones como las importaciones, y la mayoría de las mercancías falsificadas que retiene son exportaciones. Al registrar sus derechos ante la Administración General de Aduanas (GACC, General Administration of Customs of China), le ayuda a interceptar las copias antes de que lleguen a Europa o América del Norte.

Este registro (recordal) inscribe sus derechos en la base de datos de la aduana, que puede entonces hacerlos valer en la frontera. Las reglas que figuran a continuación son las de la guía aduanera del Helpdesk (2020):

Una vez registrados sus derechos, la aduana puede retener de oficio un envío sospechoso; avisado usted, tiene tres días hábiles para solicitar la retención. Debe entonces depositar una garantía, una fianza destinada a cubrir los gastos y un posible perjuicio del expedidor: está limitada a 100 000 RMB con registro, frente al valor de las mercancías sin registro.

En la práctica: en cuanto se obtenga una marca o un diseño en China, regístrelo en la aduana, sin tasa oficial, y declare su fábrica como usuario autorizado para que sus envíos legítimos pasen.

Plan de acción: en qué orden actuar

1. Buscar los antecedentes (marcas idénticas o similares ya registradas) en China y Hong Kong, para la marca y su nombre chino.
2. Registrar la marca latina y el nombre chino en las subclases útiles, idealmente un año antes de la producción.
3. Registrar los diseños clave antes de cualquier divulgación, o en los 6 meses siguientes a un primer registro en el extranjero.
4. Verificar la entidad jurídica de cada fábrica consultada.
5. Hacer firmar el NNN antes de enviar planos y muestras.
6. Firmar el contrato de fabricación, cláusula de moldes incluida, al hacer el pedido.
7. Registrar los derechos en la aduana en cuanto se obtengan, con la fábrica declarada como usuario autorizado.
8. Vigilar cada mes las nuevas publicaciones de marcas similares a la suya, para oponerse a tiempo.

La selección y cualificación de las fábricas (etapas 4 y 5) son objeto de una guía específica.

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NOVASEA no es ni un despacho de abogados ni una agencia de marcas, y esta guía no constituye asesoramiento jurídico. En nuestros proyectos de sourcing, integramos estas etapas en el calendario y velamos por que cada una llegue en el momento adecuado: entidad de la fábrica verificada, NNN firmado antes del envío de los planos, cláusula de moldes en el contrato de fabricación. Los registros y la redacción jurídica siguen siendo competencia de su abogado o de su agencia de marcas.