Ochrona własności intelektualnej w Chinach: znak towarowy, umowa NNN, cło

Zlecenie produkcji w Chinach oznacza powierzenie osobie trzeciej Państwa rysunków, próbek i logo. Państwa własność intelektualna (IP) — znaki towarowe, wzory, know-how — jest więc narażona już od pierwszego zapytania o cenę.

Prawa do własności intelektualnej są jednak terytorialne: znak towarowy Unii Europejskiej (UE), Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych nie wywołuje żadnych skutków w Chinach. Oto zabezpieczenia, które warto wdrożyć, w kolejności ich przydatności. Terminy prawne wyjaśniamy w tekście; skróty z handlu międzynarodowego znajdą Państwo w naszym glosariuszu importowym.

Dlaczego Chiny są inne: zasada pierwszego zgłaszającego

Chiny stosują system first-to-file: prawo do znaku towarowego powstaje z chwilą rejestracji i nabywa je pierwszy zgłaszający. Amerykańska administracja handlu międzynarodowego (ITA, International Trade Administration) tak podsumowuje to ryzyko: zgłaszający działający w złej wierze mogą wyprzedzić uprawnionego właściciela, a następnie odsprzedać mu znak towarowy lub wykorzystać jego renomę.

Zagrożenie nie dotyczy wyłącznie znaków towarowych marek sprzedających w Chinach. China IP SME Helpdesk, finansowany przez UE punkt informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przypomina, że zgłoszenie w złej wierze może doprowadzić chińską służbę celną do zajęcia Państwa własnych produktów na eksporcie. Chińskie prawo wprost obejmuje zresztą przypadek agenta lub przedstawiciela, który zgłasza znak towarowy swojego partnera.

Środki odwoławcze są długotrwałe i niepewne: sprzeciw (zakwestionowanie zgłoszenia znaku towarowego w krótkim terminie od jego publikacji), unieważnienie (doprowadzenie do unieważnienia już zarejestrowanego znaku) lub negocjowany wykup. Helpdesk radzi zatem budować strategię własności intelektualnej co najmniej rok przed rozpoczęciem współpracy z Chinami, nawet jeśli ma to być wyłącznie produkcja, i zgłaszać znaki przed targami, spotkaniami z partnerami, wizytami w fabrykach czy sprzedażą online.

Zgłoszenie znaku towarowego w Chinach: cztery zasady

1. Obejmij właściwe klasy i podklasy

Produkty i usługi dzieli się na 45 klas, czyli numerowanych kategorii określonych w międzynarodowej klasyfikacji nicejskiej. Chiny dzielą dodatkowo każdą klasę na podklasy, a produkty z tej samej podklasy są zwykle traktowane jako podobne. Pominięcie podklasy oznacza pozostawienie osobie trzeciej możliwości zarejestrowania w niej identycznego znaku.

Helpdesk zaleca objęcie każdej istotnej podklasy, również dla produktów zbliżonych do Państwa asortymentu. Należy jednak pozostać związanym z rzeczywistą lub planowaną działalnością: obowiązujące prawo odrzuca już zgłoszenia w złej wierze bez zamiaru używania, a znowelizowane prawo, obowiązujące od 1 stycznia 2027 r., obejmuje zgłoszenia bez zamiaru używania, które w sposób oczywisty wykraczają poza normalne potrzeby przedsiębiorstwa.

2. Zgłoś nazwę w znakach chińskich

Znak towarowy zapisany literami łacińskimi nie chroni przed jego odpowiednikiem w znakach chińskich: to dwa odrębne zgłoszenia. Jeśli Państwo nie wybiorą chińskiej nazwy, zrobi to za Państwa rynek lub konkurent.

Istnieją trzy metody:

• tłumaczenie dosłowne znaczenia, jeśli marka coś oznacza;
• transkrypcja fonetyczna, ze znakami brzmiącymi jak marka;
• połączenie obu, najlepiej nazwa, która dobrze brzmi i niesie pozytywne znaczenie.

Niech nazwę zatwierdzą native speakerzy: liczą się brzmienie, ton, a nawet wygląd znaków.

3. Skorzystaj z chińskiej agencji znaków towarowych

Zgłaszający z zagranicy, który nie ma w Chinach miejsca zamieszkania ani siedziby, musi skorzystać z lokalnej agencji znaków towarowych, a zgłoszenie sporządza się po chińsku. Poproś agencję o dowód jej zgłoszenia do CNIPA: znowelizowane prawo, obowiązujące od 1 stycznia 2027 r., czyni z tego obowiązek zagrożony grzywną.

Na koniec uważaj na niezamówione e-maile ponaglające do działania: według Helpdesku chińskie organy nigdy nie wysyłają ofert do przedsiębiorstw.

4. Wybierz między zgłoszeniem bezpośrednim a wyznaczeniem madryckim

Istnieją dwie drogi: zgłoszenie bezpośrednie do CNIPA (China National Intellectual Property Administration) albo rozszerzenie istniejącego znaku towarowego w systemie madryckim, zarządzanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). W tym drugim przypadku „wyznaczają” Państwo Chiny w zgłoszeniu międzynarodowym opartym na swoim znaku macierzystym, zwanym znakiem podstawowym.

Obie drogi można łączyć: Państwa agencja powie, która z nich pasuje do każdego elementu portfela.

Czas trwania, koszt i używanie chińskiego znaku towarowego

Chiński znak towarowy jest ważny 10 lat i odnawialny bez ograniczeń na kolejne 10-letnie okresy.

W informacji Helpdesk z 2022 r. podano oficjalną opłatę w wysokości 300 RMB (renminbi, czyli juanów) za klasę dla 10 produktów, plus 30 RMB za każdy dodatkowy produkt, a także całkowity koszt od 500 do 700 € (≈ 560 do 780 USD) i więcej za zgłoszenie, wraz z honorarium agencji. Jedno zgłoszenie może obejmować kilka klas, ale opłatę uiszcza się za każdą klasę osobno. Taryfa mogła się zmienić i zależy od sposobu składania zgłoszenia, papierowego lub elektronicznego: proszę potwierdzić obowiązującą kwotę w swojej agencji.

Znak towarowy niewykorzystywany przez trzy kolejne lata może zostać unieważniony na wniosek osoby trzeciej: to unieważnienie z powodu braku używania. Proszę zachować dowody używania i zapytać swojego doradcę, co w Państwa przypadku liczy się jako używanie, zwłaszcza jeśli produkują Państwo w Chinach wyłącznie na eksport.

Hongkong i Makao: terytoria odrębne

WIPO to precyzuje: na dziś ochrona uzyskana dla Chin przez system madrycki nie obejmuje ani Hongkongu, ani Makao, podobnie jak bezpośrednie zgłoszenie do CNIPA. Hongkong prowadzi własny rejestr znaków towarowych, zarządzany przez swój urząd własności intelektualnej, Intellectual Property Department (IPD), na podstawie własnej ordynacji (Cap. 559). Brytyjski urząd własności intelektualnej (UKIPO) również przypomina, że jego wytyczne dotyczące Chin obowiązują wyłącznie dla kontynentu.

Zgłoszenie w Hongkongu warto omówić z doradcą, gdy tylko Państwa produkty są tam przewożone tranzytem, sprzedawane lub fakturowane przez lokalną spółkę. Oficjalna opłata wynosi 2 000 HK$ (dolarów hongkońskich) za jedną klasę, a następnie 1 000 HK$ za każdą dodatkową klasę.

Ochrona wzoru: patent na wzór przemysłowy

W Chinach wygląd produktu (kształt, wzory, kolory) chroni się przez patent na wzór przemysłowy (design patent). W odróżnieniu od UE i Wielkiej Brytanii Chiny nie chronią wzorów niezarejestrowanych: bez zgłoszenia nie ma prawa do wzoru, chyba że powoła się Państwo na prawo autorskie.

• Czas trwania: 15 lat dla zgłoszeń złożonych od 1 czerwca 2021 r. (wcześniej 10 lat), bez odnawiania.
• Bezwzględna nowość: wzór nie może być ujawniony nigdzie na świecie przed zgłoszeniem.
• Pierwszeństwo: po pierwszym zgłoszeniu w kraju będącym członkiem Konwencji paryskiej (dotyczy to krajów UE, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady) mają Państwo 6 miesięcy na zgłoszenie w Chinach z zachowaniem tej daty.
• Okres łaski: 6 miesięcy, wyłącznie w ograniczonych przypadkach, takich jak pierwsza prezentacja na międzynarodowej wystawie organizowanej lub uznanej przez rząd chiński.
• Wzory częściowe (uchwyt, sam interfejs graficzny) podlegają ochronie od czerwca 2021 r.; interfejsy graficzne były chronione już od 2014 r., ale wraz z produktem.
• Zgłoszenie międzynarodowe możliwe od przystąpienia Chin do Porozumienia haskiego w maju 2022 r.

Patent, udzielany po zwykłym badaniu formalnym, bez badania nowości, uzyskuje się zwykle w ciągu mniej niż roku. Druga strona medalu: osoba trzecia, która zgłosi przed Państwem, może uzyskać patent na Państwa wzór, który trzeba będzie następnie zakwestionować. Jeśli kształt pełni funkcję techniczną, warto rozważyć wzór użytkowy, uproszczony patent chroniący kształt lub strukturę techniczną produktu, ważny 10 lat.

W praktyce: każdy kluczowy wzór należy zgłosić przed jego pokazaniem, zarówno na targach, jak i online, albo w ciągu 6 miesięcy od pierwszego zgłoszenia za granicą.

Umowa NNN: dlaczego zachodni NDA nie wystarcza

NDA zakazuje ujawniania Państwa informacji. Jednak w przypadku fabryki główne ryzyko jest gdzie indziej: że będzie produkować Państwa produkt dla innych lub będzie bezpośrednio współpracować z Państwa klientami. Umowa NNN obejmuje trzy rodzaje ryzyka:

1. Zakaz ujawniania: Państwa informacje poufne nie są przekazywane nikomu.
2. Zakaz wykorzystywania: fabryka nie produkuje ani Państwa produktu, ani podobnego produktu dla kogoś innego niż Państwo.
3. Zakaz obejścia: fabryka nie omija Państwa, aby sprzedawać Państwa klientom, również za pośrednictwem spółek powiązanych.

Zachodni NDA często zawodzi pod względem formy: obce prawo, obcy sąd, tekst wyłącznie w języku angielskim. Tymczasem fabryka i jej aktywa znajdują się w Chinach, gdzie wyrok zagraniczny, czy to amerykański, europejski, czy brytyjski, pozostaje trudny i długotrwały w egzekwowaniu. Kancelaria Harris Sliwoski przypomina zatem, że sądy chińskie nie są zobowiązane do egzekwowania wyroków amerykańskich.

Helpdesk zauważa natomiast, że sądy chińskie uznają umowy o zachowaniu poufności: wszystko zależy od redakcji. Klauzule, które robią różnicę:

• dokładny podmiot: chińska nazwa firmy i kod Unified Social Credit Code (USCC, Unified Social Credit Code, oficjalny identyfikator każdej chińskiej spółki) fabryki;
• oficjalna pieczęć spółki (company chop), która ją wiąże, umieszczona na umowie;
• prawo chińskie i sąd chiński właściwy dla fabryki; arbitraż to alternatywa do omówienia z Państwa prawnikiem;
• wersja chińska, która jest wiążąca, przy czym angielski służy jako tekst roboczy;
• ryczałtowe odszkodowanie (kwota ustalona z góry, należna w razie naruszenia), w wysokości możliwej do obrony wobec prawdopodobnej szkody.

Proszę ją podpisać przed wysłaniem rysunków, plików 3D lub próbek. Aby zweryfikować tożsamość prawną fabryki, zobacz nasz przewodnik audyt fabryki: weryfikacja chińskiego dostawcy.

Formy i oprzyrządowanie: zapisać, kto jest właścicielem

Zapłata za formę prawie niczego nie załatwia, podkreśla Harris Sliwoski: trzeba jeszcze określić, kto jest jej właścicielem, kto ją posiada, gdzie może być używana, czy może służyć innym klientom i kiedy fabryka ma ją zwrócić. Te kwestie należą do umowy produkcyjnej, podpisywanej po wyborze fabryki. Solidna klauzula dotycząca form przewiduje:

• własność po stronie klienta oraz płatność, która ją uruchamia;
• wyłączne użytkowanie na potrzeby Państwa zamówień;
• warunki zwrotu na koniec współpracy, w tym przekazanie do innej fabryki;
• własność ulepszeń wprowadzonych przez fabrykę.

Praktyka dodaje do tego rozsądne środki ostrożności: oznaczenie formy (tabliczka lub grawerunek), zdjęcia, datowaną inwentaryzację oraz zasady konserwacji i wymiany w razie zużycia.

Umowa produkcyjna musi też chronić prawa wynikające z NNN: klauzula „całości porozumienia”, która stwierdza, że umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, mogłaby je usunąć, gdyby została źle sformułowana. Na temat etapu prototypów i oprzyrządowania zobacz naszą stronę rozwój produktu.

Zablokować kopie na wyjściu: rejestracja celna (GACC)

Kluczowa kwestia w Chinach: celnicy kontrolują zarówno eksport, jak i import, a większość zatrzymywanych przez nich podrobionych towarów to eksport. Rejestrując swoje prawa w General Administration of Customs of China (GACC, General Administration of Customs of China), pomagają Państwo służbom celnym przechwycić kopie, zanim dotrą do Europy lub Ameryki Północnej.

Ta rejestracja (recordal) wpisuje Państwa prawa do bazy celnej, która może następnie egzekwować je na granicy. Poniższe zasady pochodzą z przewodnika celnego Helpdesk (2020):

Gdy Państwa prawa są zarejestrowane, celnicy mogą z urzędu zatrzymać podejrzaną przesyłkę; po powiadomieniu mają Państwo trzy dni robocze na złożenie wniosku o zatrzymanie. Trzeba wtedy wnieść zabezpieczenie, kaucję mającą pokryć koszty i ewentualną szkodę nadawcy: jest ona ograniczona do 100 000 RMB przy rejestracji, wobec wartości towarów bez rejestracji.

W praktyce: gdy tylko znak towarowy lub wzór zostanie uzyskany w Chinach, należy zarejestrować go w urzędzie celnym, bez opłaty urzędowej, i zgłosić swoją fabrykę jako uprawnionego użytkownika, aby Państwa legalne przesyłki przechodziły.

Plan działania: w jakiej kolejności działać

1. Sprawdzić stan wcześniejszy (identyczne lub podobne znaki już zgłoszone) w Chinach i Hongkongu, dla znaku towarowego i jego chińskiej nazwy.
2. Zgłosić znak w wersji łacińskiej i chińską nazwę w odpowiednich podklasach, najlepiej rok przed produkcją.
3. Zgłosić kluczowe wzory przed jakimkolwiek ujawnieniem lub w ciągu 6 miesięcy od pierwszego zgłoszenia za granicą.
4. Zweryfikować podmiot prawny każdej rozważanej fabryki.
5. Podpisać NNN przed wysłaniem rysunków i próbek.
6. Podpisać umowę produkcyjną, wraz z klauzulą dotyczącą form, przy zamówieniu.
7. Zarejestrować prawa w urzędzie celnym zaraz po ich uzyskaniu, ze zgłoszeniem fabryki jako uprawnionego użytkownika.
8. Co miesiąc monitorować nowe publikacje znaków podobnych do Państwa, aby w porę wnieść sprzeciw.

Wybór i kwalifikacja fabryk (kroki 4 i 5) to temat odrębnego przewodnika.

Powiązany przewodnik

Jak znaleźć i zweryfikować dostawcę w Chinach: metoda w 7 krokach

Od specyfikacji do kontroli pierwszego zamówienia: 7 kroków, aby znaleźć, zweryfikować i zakwalifikować dostawcę w Chinach, bez przykrych niespodzianek.

13 min czytania

Rola NOVASEA

NOVASEA nie jest kancelarią prawną ani agencją znaków towarowych, a niniejszy przewodnik nie stanowi porady prawnej. W naszych projektach pozyskiwania dostawców wpisujemy te etapy w harmonogram i pilnujemy, aby każdy z nich nastąpił w odpowiednim momencie: zweryfikowany podmiot prowadzący fabrykę, umowa NNN podpisana przed wysłaniem rysunków, klauzula dotycząca form w umowie produkcyjnej. Zgłoszenia i opracowanie dokumentów prawnych pozostają w gestii Państwa prawnika lub agencji znaków towarowych.